Acórdão

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MARCA "BRISTOL HOTELARIA" DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA. REGISTRO, ANTES ANULADO, POSTERIORMENTE RESTITUÍDO PELO TRF2. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, AINDA QUE INCIDENTAL, DA NULIDADE DO REGISTRO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DA MARCA PARA SERVIÇOS IDÊNTICOS. BRISTOL HOTÉIS. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA QUE DEVE SER ARGUIDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMG ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA. 1. Ação proposta com o objetivo de impedir a demandada de utilizar a expressão "BRISTOL", acompanhada ou não de outras expressões, para serviços de hotelaria, bem como de condená-la a reparar os danos morais e patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida. 2. Registro da autora, que fora anulado administrativamente pelo INPI, foi posteriormente restabelecido antes do julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de origem, que concluiu, no entanto, que a marca registrada seria genérica. 3. Incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a invalidade, ainda que incidentalmente, de marca registrada, à luz do art. 175 da Lei n. 9.279/96. Jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Direito de precedência e impossibilidade de registro, como marca, de nome empresarial alheio que, por ensejarem a própria nulidade do registro marcário, que devem ser necessariamente arguidos em ação própria perante a Justiça Federal. 5. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca "BRISTOL HOTELARIA", a utilização não autorizada por terceiros das marcas "REDE BRISTOL", "BRISTOL HOTELS" ou "BRISTOL HOTÉIS", "B BRISTOL" e "REDE BRISTOL HOTÉIS", "B BRISTOL HOTELS" para designar serviços de hotelaria configura evidente violação do art. 129 da LPI, porquanto, utilizada a mesma marca para serviço não apenas semelhante ou afim, mas idêntico, mostra-se evidente a possibilidade de confusão ou de associação. 6. A preexistência do nome empresarial "ORGBRISTOL - ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA", registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais antes do registro da marca da ré, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Precedente. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.826.832/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021.)