O réu pode alegar nulidade de patente como defesa em ação de infração na justiça estadual?

A previsão legal expressa para patentes e desenhos industriais

O art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996 diz expressamente que a nulidade da patente pode ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. O art. 118 estende essa regra aos desenhos industriais. Assim, embora a ação de nulidade propriamente dita deva ser ajuizada na Justiça Federal com intervenção do INPI (art. 57), a lei ressalvou a arguição incidental em defesa.

Segundo o STJ, não há usurpação da competência federal: a competência da Justiça Federal é fixada em razão da pessoa (art. 109, I, da Constituição), e é a própria Lei 9.279/1996 que exige a participação do INPI nas ações de nulidade, podendo ela mesma excepcionar essa regra para a defesa em ações de infração.

Por que a regra não se aplica às marcas

Para marcas, o art. 175 da LPI exige que a nulidade do registro seja buscada em ação própria na Justiça Federal, com participação do INPI, sem qualquer exceção legal. Por isso, permanece o entendimento de que a nulidade de marca não pode ser reconhecida incidentalmente em ação de infração na Justiça Estadual.

A distinção se justifica pela natureza dos institutos: a marca constrói uma associação no mercado consumidor, enquanto patente e desenho industrial são direitos de exclusividade necessariamente temporários (20 anos para invenção, 15 para modelo de utilidade e 25 para desenho industrial), voltados a incentivar o desenvolvimento tecnológico.

Os efeitos limitados do reconhecimento incidental

O reconhecimento incidental da nulidade não faz coisa julgada material nem tem efeito erga omnes: serve apenas de fundamento para julgar improcedente o pedido do titular naquele processo. A patente ou o desenho industrial continuam formalmente válidos perante terceiros, e a anulação com efeitos gerais depende da ação própria na Justiça Federal. Na prática, o réu processado por infração ganha uma linha de defesa relevante, avaliada caso a caso conforme a prova da ausência dos requisitos de concessão.

O que dizem os tribunais

Decisões recentes sobre o tema

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