Atualizado em 07/07/2026 · Fundamentado em jurisprudência de STJ
Não. Segundo entendimento do STJ divulgado em informativo, a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, prevista na Convenção da União de Paris, exige a demonstração da notoriedade da marca e da má-fé do registrador. Sem má-fé, aplica-se a prescrição quinquenal da Lei de Propriedade Industrial, e o comportamento das partes é relevante nessa análise.
A Lei n. 9.279/1996 fixa prazo de cinco anos para a pretensão de nulidade do registro de marca. A Convenção da União de Paris abre uma exceção: não há prazo para anular marcas registradas ou utilizadas de má-fé. O STJ entende que, para invocar essa imprescritibilidade, é preciso demonstrar dois elementos: a notoriedade da marca e a má-fé do registrador decorrente do uso indevido.
Quando a marca é notória, o titular que reivindica a nulidade tem uma vantagem probatória: basta demonstrar que a marca era notoriamente conhecida ao tempo do registro indevido para inverter o ônus da prova da má-fé contra o registrador anterior.
O ponto central do julgado é que a imprescritibilidade não é objetiva: como a má-fé é dolo, ou seja, vontade de agir, a análise do comportamento das partes é indispensável. No caso examinado, as autoras mantiveram relação comercial harmônica com os réus por trinta anos, lucrando com essa relação, para só depois pedir a adjudicação ou a nulidade dos registros.
O STJ considerou que esse proceder contraditório é vedado pelo ordenamento (venire contra factum proprium): ninguém pode se beneficiar da má-fé da parte contrária se manteve com ela relação contratual anuente e benéfica durante o mesmo período em que a má-fé é alegada. Afastada a má-fé, afasta-se também a imprescritibilidade.
Quem pretende anular registro de marca alheia após o prazo de cinco anos precisa provar tanto a notoriedade da marca ao tempo do registro quanto a má-fé do registrador, e deve estar atento ao próprio histórico de conduta. Anos de convivência comercial pacífica com o registrador podem inviabilizar a tese da imprescritibilidade. Os tribunais examinam essas circunstâncias caso a caso.
“Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, sendo relevante a análise do comportamento das partes para tal definição.”
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