Atualizado em 07/07/2026 · Fundamentado em jurisprudência de STJ
Não. Para o STJ, a pendência de procedimento administrativo de caducidade no INPI não configura justa causa para deixar de pedir a prorrogação do registro de marca. Enquanto o registro estiver vigente, permanece com o titular o ônus de praticar, no prazo do art. 133 da Lei 9.279/1996, os atos necessários à manutenção da marca.
No caso analisado, o registro continuava em vigor enquanto pendia recurso com efeito suspensivo contra a decisão que havia declarado a caducidade por desuso. Mesmo assim, o titular deixou de requerer a prorrogação no prazo legal, e o INPI declarou a extinção do registro por falta de prorrogação.
O STJ entendeu que não houve ilegalidade: se o titular queria continuar gozando da proteção, deveria ter pedido a prorrogação no prazo do art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/1996, confirmando inclusive sua intenção de manter o uso da marca.
A Lei de Propriedade Industrial define justa causa como o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que a impediu de praticar o ato (art. 221, § 1º). Um procedimento de caducidade em curso não se encaixa nesse conceito: ele é conhecido do titular e não o impede, de nenhum modo, de protocolar o pedido de prorrogação.
A consequência prática é severa: extinto o registro por falta de prorrogação, o INPI pode conceder validamente registro de marca similar a terceiro. Titulares de marca devem controlar os prazos decenais de vigência independentemente de disputas administrativas pendentes.
“A pendência de procedimento administrativo de caducidade de marca não configura justa causa para a ausência de requerimento de prorrogação do registro, permanecendo com o titular o ônus de praticar, no prazo legal, os atos necessários à manutenção da vigência da marca.”
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T4 - QUARTA TURMA · Rel. RAUL ARAÚJO · j. 09/06/2026
PROCESSUAL CIVIL E MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DE REGISTRO POR FALTA DE REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO ALUDIDO REGISTRO NO PRAZO LEGAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDADE NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A IMPEDIR A PARTE INTERESSADA DE PRATICAR O ATO NECESSÁRIO À PRORROGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A questão c…
T4 - QUARTA TURMA · Rel. RAUL ARAÚJO · j. 18/05/2026
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. MARCA. INDEFERIMENTO. CADUCIDADE SUPERVENIENTE DO ÓBICE PRINCIPAL. NULIDADE DO ATO. DEFERIMENTO DIRETO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. ANTERIORIDADES PENDENTES DE ANÁLISE NO INPI. VEDAÇÃO AO EXAME JURISDICIONAL PER SALTUM. TEORIA DA DISTÂNCIA. COMPETÊNCIA TÉCNICA DA AUTARQUIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando…
Quarta Turma · Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti · j. 13/04/2026
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO VISANDO À ANULAÇÃO DE ATO DE INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA PELO INPI. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS IDENTIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA COM ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO RECONHECENDO A CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA PELA RECORRIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA CONSIDERANDO A CADUCIDADE …
T4 - QUARTA TURMA · Rel. MARIA ISABEL GALLOTTI · j. 13/04/2026
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Quarta Turma · Rel. Ministro Raul Araújo · j. 09/03/2026
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo, indicando os motivos que formaram seu convencimento, não havendo nulidade por vício de fundamentação. 2. A ausência de comprovação do caráter notório da marca "MINIFIX" no Brasil à época do registro realizado pela recor…
Quarta Turma · Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti · j. 09/03/2026
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MARCA NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). SUFICIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO JUNTO À AUTARQUIA, COM A INFORMAÇÃO DA SUA SITUAÇÃO NA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. 1. Para a validade do contrato de franquia, é necessário que o franqueador detenha a titularidade ou seja requerente dos direitos sobre a marca de que seja objeto. Portanto, o registro da marca perante o Instituto N…
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