Marca em disputa não dispensa renovação: STJ valida extinção de registro não prorrogado durante caducidade pendente

Contexto do caso

A Lei da Propriedade Industrial apoia a sobrevivência do registro de marca em dois pilares independentes: o uso efetivo do sinal, cuja ausência autoriza a caducidade (art. 143 da Lei n. 9.279/1996), e a renovação decenal, que exige requerimento de prorrogação no último ano de vigência ou, extraordinariamente, nos seis meses seguintes ao termo final, mediante retribuição adicional (art. 133, §§ 1º e 2º). O precedente nasce do cruzamento dessas duas vias extintivas.

Conforme o Informativo n. 892 e a cobertura da imprensa especializada (Migalhas), o caso envolveu o registro da marca Profile, concedido em 1998, no segmento de pneumáticos. Concorrente interessada no sinal (o grupo Michelin, segundo noticiado) requereu ao INPI a declaração de caducidade por desuso superior a cinco anos. A autarquia inicialmente acolheu o pedido e declarou a caducidade. A titular interpôs recurso administrativo, dotado de efeito suspensivo, e ao final obteve o provimento, restabelecendo-se a validade do registro.

Ocorre que, durante a tramitação do recurso, escoou o decênio de proteção e a titular permaneceu inerte: não requereu a prorrogação nem no período ordinário nem no prazo de graça semestral. Diante da omissão, o INPI declarou a extinção do registro pela expiração da vigência sem prorrogação e, na sequência, concedeu à concorrente o registro de marca semelhante (Profiler). A titular ajuizou ação anulatória sustentando que a pendência da caducidade configuraria justa causa para a falta de renovação: seria contraditório, argumentou, exigir a prorrogação de um direito que a própria autarquia reputava extinto.

O que o tribunal decidiu

No AgInt no REsp 1.878.735-RJ, julgado em 9/6/2026, a Quarta Turma, por unanimidade, acompanhou o relator, Ministro Raul Araújo, e manteve a improcedência do pedido anulatório, confirmando a legalidade dos atos do INPI.

A consequência é dupla: são válidos tanto o ato administrativo que extinguiu o registro por falta de prorrogação quanto o ato posterior que concedeu registro de marca similar à sociedade ré. O ponto de apoio é que o registro permanecia em plena vigência durante o procedimento de caducidade, por força do efeito suspensivo do recurso administrativo, subsistindo íntegros os ônus de conservação do titular.

Fundamentos

O acórdão se estrutura em três eixos. O primeiro é a vigência do registro no curso do procedimento de caducidade, que mantém vivo o ônus de prorrogar:

“Estando em plena vigência o registro no curso do procedimento administrativo de caducidade, pois pendente de julgamento recurso com efeito suspensivo contra decisão que reconhecera a caducidade, era ônus do respectivo titular, caso fosse de seu interesse permanecer no gozo dos atributos do registro inicialmente concedido, praticar os atos tendentes à prorrogação, se já próximo o fim da proteção, conforme previsto no art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/96.”

O segundo eixo é o conceito legal de justa causa, que o art. 221, § 1º, da LPI define como "o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato": standard triplo e cumulativo de imprevisibilidade, exterioridade e eficácia impeditiva, que o procedimento de caducidade não preenche:

“O trâmite de procedimento de caducidade não pode ser considerado um evento imprevisto, alheio à vontade da parte que impedia a titular da marca de proceder aos atos necessários à prorrogação do seu registro, confirmando, assim, sua intenção de manter o uso de sua marca.”

O terceiro eixo é consequencial: sem justa causa, a extinção do art. 142, I, opera de pleno direito, e o sinal volta a ser registrável por terceiros. Segundo o Migalhas, afastou-se ainda a alegação de déficit de intimação, bastando as publicações na Revista da Propriedade Industrial como ciência dos atos (art. 226 da LPI).

Análise crítica

O precedente consolida uma concepção do registro marcário como propriedade dinâmica, condicionada a deveres contínuos de conservação. O direito sobre a marca depende de dois comportamentos positivos do titular: usar (sob pena de caducidade) e renovar (sob pena de extinção pela expiração da vigência). São causas extintivas autônomas (art. 142 da LPI), e a discussão pendente sobre uma não suspende o calendário da outra. Essa autonomia é o coração da decisão: a caducidade tem por objeto o pressuposto do uso; a prorrogação, o pressuposto temporal. Nada na lei autoriza que a instauração daquela congele este.

A solução também extrai todas as consequências do efeito suspensivo do recurso administrativo (art. 212, § 1º, da LPI). O suspensivo é via de mão dupla: se preserva a vigência do registro e a exclusividade oponível a terceiros, inclusive à própria requerente da caducidade, preserva igualmente os ônus correlatos. Admitir que o titular invoque a vigência para continuar excluindo concorrentes e, ao mesmo tempo, se exonere do dever de prorrogar consagraria regime assimétrico, em que o bônus se destaca do ônus. Há ainda coerência: quem recorre para manter o registro afirma interesse na marca, e o gesto consistente com isso é requerer a prorrogação, ato de conservação cumulável com a defesa na caducidade.

No plano hermenêutico, confirma-se a leitura estrita das válvulas de escape da LPI. A justa causa do art. 221, § 1º, não se confunde com as "razões legítimas" do art. 143, § 1º, que desculpam o desuso e comportam apreciação mais elástica: a Terceira Turma, por exemplo, reconheceu a espera de licença da Anvisa como razão legítima no REsp 1.377.159/RJ (2016). Para a prática de atos no processo administrativo, o legislador exigiu evento imprevisto, externo e impeditivo, e um procedimento do qual o titular participa ativamente não é nada disso.

Pode-se objetar que o resultado é severo, pois pagar retribuição para prorrogar um registro que a autarquia declarara caduco soa como despesa inútil. A objeção não resiste ao custo-benefício nem à praxe administrativa: o Manual de Marcas do INPI orienta expressamente o titular, na pendência de recurso contra a caducidade, a recolher a retribuição de prorrogação no prazo ordinário ou extraordinário. O pagamento ad cautelam é conduta exigível do agente econômico diligente. O desfecho concreto (perda da marca e concessão de sinal semelhante ao concorrente que deflagrara o ataque) ilustra o custo da inércia.

Impacto prático

Repercussões operacionais imediatas para a advocacia de propriedade industrial e a gestão de portfólios de marcas:

• Calendarizar a prorrogação decenal (art. 133 da LPI) de todos os registros, independentemente de litígio administrativo ou judicial pendente sobre a marca.
• Na pendência de caducidade com recurso em curso, requerer a prorrogação e recolher a retribuição ad cautelam: a providência convive com a defesa e reforça o interesse no sinal.
• Controlar o prazo de graça do art. 133, § 2º (seis meses após o termo da vigência, com retribuição adicional), eco do art. 5 bis da Convenção da União de Paris; escoado, a extinção do art. 142, I, é definitiva.
• Monitorar sistematicamente a Revista da Propriedade Industrial: as publicações valem como ciência dos atos, e a ausência de intimação pessoal não socorre o titular desatento.
• Distinguir os dois filtros de escusa da LPI: justa causa (art. 221, § 1º), estrita, para atos procedimentais; razões legítimas (art. 143, § 1º), mais elástica, para justificar o desuso na caducidade.
• Em due diligence, verificar não apenas os litígios sobre a marca, mas o cumprimento tempestivo das prorrogações durante esses litígios.
• Para o concorrente vigilante, o precedente valida a estratégia: extinto o registro por falta de prorrogação, o sinal volta a ser registrável, sem que a caducidade pendente contamine a nova concessão.

Para concursos (magistratura federal, MPF, procuradorias e exames de propriedade intelectual), os pontos de prova mais prováveis são a combinação dos arts. 133, 142, I, 143, 212, § 1º, e 221, § 1º, da LPI, a distinção entre caducidade (efeitos ex nunc, conforme EREsp 964.780/SP) e extinção por expiração da vigência, e a tese do Informativo 892: pendência de caducidade não é justa causa para deixar de prorrogar.

Conexões jurisprudenciais

O julgado se insere em linha coesa do STJ sobre os ônus do titular marcário:

• EREsp 964.780/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/8/2011 (Informativo 480): pacificou que a declaração de caducidade opera efeitos prospectivos (ex nunc), preservando situações consolidadas durante a vigência do registro.
• AgInt nos EDcl no AREsp 1.836.757/RS, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30/6/2025: reafirmou os efeitos ex nunc e assegurou indenização pelo uso indevido da marca até a data da declaração de caducidade.
• REsp 1.236.218/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 5/2/2015: manteve a caducidade diante da ausência de comprovação de uso efetivo da marca em território nacional.
• REsp 1.377.159/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 5/5/2016: reconheceu a espera de licença da Anvisa como razão legítima apta a afastar a caducidade (art. 143, § 1º, da LPI).
• REsp 1.541.617/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/10/2025: admitiu a condenação do INPI em ônus sucumbenciais quando a autarquia resiste à pretensão em demanda sobre caducidade de marca.

Não há súmula nem tema repetitivo específico sobre prorrogação de registro de marca: a matéria segue regida pelos arts. 133 e 142, I, da LPI e, agora, pelo padrão decisório do Informativo 892. A Súmula 143 do STJ (prescrição quinquenal da pretensão de perdas e danos pelo uso de marca) tangencia apenas o entorno indenizatório. O Informativo 563 reúne julgados sobre os contornos da caducidade (uso esporádico e produtos para exportação), a confirmar que o binômio uso-renovação é o verdadeiro estatuto de sobrevivência da marca registrada.